Accertamento della nullità e della decadenza dei marchi registrati: al via dal 29 dicembre la procedura avanti l’UIBM #finsubitoagevolazioni

L’introduzione dei procedimenti di nullità e decadenza da avviare in sede amministrativa è una novità importante che favorirà un calo del contenzioso giudiziario oltre a una riduzione dei costi e delle tempestiche necessarie per giungere alla risoluzione delle controversie relative alla decadenza e alla nullità dei marchi.

In particolare il decreto stabilisce che i soggetti legittimati possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità e della decadenza di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.

Qual è l’origine di questa importante novità?

L’origine del cambiamento deve rintracciarsi nella Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, la quale fissava il termine del 14 gennaio 2023 entro cui gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro uffici, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali (c.d. doppio binario).

Motivi di nullità

Le fattispecie che legittimano la presentazione di istanza di nullità possono essere suddivise in due gruppi che coincidono con i motivi di nullità c.d. assoluta e relativa. Tra i motivi di nullità assoluta (art. 184-bis, co. 3, CPI), vale a dire i motivi idonei ad impedire la registrazione del segno si annoverano, tra le altre, le ipotesi relative alla mancanza di capacità distintiva del segno, di illiceità del segno e, ancora, le ipotesi di esclusione di un segno dalla registrazione perché contrario a normative speciali quali, ad esempio, la legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), art. 14, co 1, lett. C-bis CPI).

Tra i motivi di nullità relativa (art. 184-bis, co. 3, lett. B) CPI), che coincidono con le fattispecie che legittimano il deposito di un atto formale di opposizione, si annoverano, tra le altre, l’ipotesi della doppia identità, vale a dire l’identità tra il segno depositato e un marchio anteriore già registrato e l’identità di prodotti e/o servizi rivendicati (art. 12, co. 1, lett. C) CPI) e l’ipotesi di un segno identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto (art. 12, co. 1, lett. F) CPI).

Il procedimento di nullità è un rimedio successivo alla registrazione e rappresenta un ulteriore strumento a favore dei soggetti che vedono giungere a concessione un marchio contro cui (non) avevano presentato opposizione. Ciò in quanto, come detto, le ipotesi che legittimano il deposito di un atto di opposizione e le ipotesi di nullità relativa che legittimano la presentazione di un’istanza di nullità sono le medesime.

Motivi di decadenza

I motivi per i quali si potrà presentare istanza di decadenza si hanno in caso di sopravvenuta perdita di capacità distintiva (art. 13, co. 4, CPI), di sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, co. 2 lett. a) CPI), e, infine, nel caso di mancato utilizzo del marchio (art. 24 CPI) (art. 184-bis, co. 2, CPI).

Procedura di deposito delle istanze

È stata istituita presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la Divisione IX – Nullità e decadenza dei marchi e validità dei titoli. Le istanze, redatte esclusivamente in lingua italiana e dirette contro un solo marchio, potranno essere depositate:

– a mano o inviate per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo di spedizione idoeno ad attestare la corretta e tempestiva ricezione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; o

– per via telematica attraverso il portale dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con possibilità di rivolgersi ad un Consulente in Proprietà Industriale, iscritto alla sezione Marchi o ad un Avvocato.

I soggetti legittimati alla proposizione delle istanze variano sulla base dell’istanza depositata:-qualunque interessato nei casi di decadenza/o nullità «assoluta»;

– il titolare del diritto anteriore o il soggetto legittimato nel caso di nullità «relativa»;

– il titolare effettivo del marchio interessato nel caso di marchio depositato da agente o rappresentante senza il consenso del titolare.

Secondo quanto disposto dall’art.184-bis C.P.I., l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

1. indicazione del titolare, numero e la data di registrazione del marchio impugnato (nazionale/porzione della registrazione internazionale);

2. l’identificazione del marchio o di altro diritto esclusivo anteriore, quando tale diritto abbia il requisito della legittimazione attiva ai sensi dell’art. 184-ter C.P.I.;

3. i motivi su cui si fonda la domanda e l’eventuale istanza di trasferimento a proprio dell’istante dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal deposito dell’istanza stessa, qualora la domanda di registrazione del marchio d’impresa attaccato sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo;

4. i documenti a riprova dei fatti addotti;

5. la documentazione volta a dimostrare la legittimazione ad agire, ove necessaria;

6. eventuale lettera di incarico, se è stato eletto domicilio presso un mandatario o un rappresentante.

Si segnala che non è ammessa la riserva di deposito dei documenti da produrre a supporto delle istanze di nullità e decadenza.

In aggiunta, l’istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. Inoltre, l’istanza contiene l’indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l’istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

All’istanza deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

Fasi del procedimento

L’Ufficio, dopo l’esame di ricevibilità e ammissibilità, comunica alle parti l’avvio del procedimento, trasmettendo l’istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l’Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni.

Decorso tale termine e recepite le controdeduzioni, l’Ufficio le trasmette al richiedente la nullità/decadenza, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per replicare. Tale replica, infine, sarà inviata al titolare del marchio impugnato a cui verrà assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per le controdeduzioni finali.

Nell’eventualità in cui il titolare del marchio non presenta deduzioni, l’Ufficio procede alla decisione nei seguenti termini:

-accoglimento in toto dell’istanza che accerta la decadenza o che dichiara la nullità del marchio per tutti i prodotti e servizi rivendicati;-accoglimento parziale dell’istanza che accerta la decadenza o che dichiara la nullità del marchio per una parte dei prodotti e servizi rivendicati; e-respingimento dell’istanza di nullità o decadenza.

Inoltre, l’Ufficio, potrà disporre quanto segue:-eventuale disposizione di riunire i procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio;-un rimborso a carico della parte soccombente a favore dell’altra parte;-il trasferimento della titolarità della registrazione al titolare effettivo, in caso di domanda presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare.Come per tutti i procedimenti innanzi all’UIBM, è possibile presentare ricorso innanzi alla Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.

I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio verranno annotati nel registro.

*a cura di Annamaria Algieri, European and Italian Trademark & Design Attorney Herbert Smith Freehills